为指示所售商品的信息而使用注册商标,未造成相关公众的混淆不构成商标侵权

2021-09-20 17:17:20 阅读
被上诉人展某公司为指示其所销售商品的信息而使用上诉人立某公司的注册商标,未造成相关公众的混淆,也不存在其他商标利益的损害,故上诉人指控被上诉人展某公司构成商标侵权的主张不能成立。
东莞商标侵权抗辩律师
立某涂料(中国)有限公司与上海展某贸易有限公司、浙江淘某网络有限公司侵害商标权纠纷上诉案
  审理法院:上海市第一中级人民法院
  案号:(2012)沪一中民五(知)终字第64号   
  案由:民事>知识产权与竞争纠纷>知识产权权属、侵权纠纷>商标权权属、侵权纠纷>侵害商标权纠纷【侵犯商标专用权纠纷】
  上诉人(原审原告)立某涂料(中国)有限公司。
  被上诉人(原审被告)上海展某贸易有限公司。
  被上诉人(原审被告)浙江淘某网络有限公司。
  上诉人立某涂料(中国)有限公司(以下简称“立某公司”)因侵害商标权纠纷一案,不服上海市徐汇区人民法院(2011)徐民三(知)初字第138号民事判决,向本院提起上诉。本院于2012年3月26日受理后,依法组成合议庭,于同年4月25日公开开庭进行了审理。上诉人立某公司的委托代理人,被上诉人上海展某贸易有限公司(以下简称“展某公司”)的委托代理人以及被上诉人浙江淘某网络有限公司(以下简称“淘某公司”)的委托代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
  原审法院经审理查明:
  立某公司系第3485390号图形与文字组合注册商标注册人,核定使用商品为第2类的油漆凝集剂、茜素燃料、铝涂料、苯胺染料、防腐剂、漆、油漆、底漆等,注册有效期限为自2004年11月21日至2014年11月20日止。
  案外人立时集团国际有限公司(NIPSEAHOLDINGSINTERNATIONAL,LIMITED)系第1692156号“立某”文字注册商标注册人,核定使用商品为第2类的染料、颜料、印刷油墨、油漆、漆、底漆、稀料、油胶泥(腻子)、防腐剂、天然树脂,注册有效期限为自2002年1月7日至2012年1月6日止。2003年8月7日,立某公司经商标局核准受让上述注册商标。
  浙江省通信管理局颁发的编号为浙B2-20080224增值电信业务经营许可证,记载域名“taobao.com;taobao.com.cn;tmall.com”的运营公司为淘某公司,有效期限为2008年10月26日至2013年10月25日。
  2011年5月18日,立某公司向上海市东方公证处申请保全证据公证,该公证处公证员张斐、公证人员刘敏现场监督,于同年5月23日出具了(2011)沪东证经字第4530号公证书,主要记载内容为:使用InternetExplorer浏览器软件,在该软件地址栏内输入“http:/www.taobao.com”,在淘某网淘某商城的商铺中搜索“汇通油漆商城”,点击进入该店铺,首页顶部显示“汇通油漆商城、实物拍摄、原厂正货、七天退换、用心服务”,下方有“首页、店铺评分、代理品牌、5折活动专区、多乐士色卡链接、立某色卡链接、售后服务须知、防伪及物流须知、装修小常识”等页面的链接,页面中部第2张广告介绍品牌为立某漆,广告上部显示“NipponPaint立某漆”,页面下方为掌柜推荐宝贝、立某漆、华润漆、多乐士等部分商品的图片、简要信息、价格、销售量等信息。页面左侧显示“公司名:上海展某贸易有限公司,所在地:上海,商家:汇通油漆商城”,还显示有“品牌木器漆:多乐士木器漆、立某木器漆、华润木器漆、紫荆花木器漆;品牌墙面漆:多乐士墙面漆、立某墙面漆、华润墙面漆、紫荆花墙面漆;侨波活性炭;涂刷工具”。点击首页中“代理品牌”链接,页面自上而下分别显示立某漆、多乐士、德国汉高、来威漆、华润漆、森戈各品牌的广告,其中立某漆广告共有4幅:首张广告的左上部显示“立某漆”、中部显示“2010为爱上色”;第3张广告左上部显示“装饰新家,刷新幸福”;第4张广告左上部显示“小编120分推荐净味性价王”。立某公司为包括本案在内的5件类似纠纷进行了保全证据公证,共支付公证费人民币(以下币种同)6,000元。
  2011年6月16日,经立某公司申请,上海市东方公证处对立某公司员工高翔电脑中部分电子邮件的浏览、打印过程进行保全证据公证,该公证处公证员张斐、徐宏渊现场监督,于同年6月20日出具了(2011)沪东证经字第5632号公证书,主要记载内容为:2011年3月,立某公司认为淘某公司运营的淘某网淘某商城中有6家店铺存在侵害其商标权的侵权行为,通过邮件向淘某公司投诉。淘某公司对立某公司来函均予以答复,主要内容为要求立某公司提供身份证明、权利证明、代理关系证明、判断侵权成立的初步证明资料及侵权商品信息的具体链接地址;并表示如果淘某网卖家发布的商品信息是立某公司产品,则该卖家发布商品的图片上出现立某公司产品原有的标识及卖家在文字描述上对商品的陈述均非法律法规定义的商标侵权。立某公司为该公证支付公证费2,000元。
  2011年11月14日,立某公司向上海市东方公证处申请对淘某网相关网页内容进行保全证据公证,该公证处公证员张斐、公证人员邵知非现场监督,于同年11月15日出具了(2011)沪东证经字第11460号公证书,主要记载了淘某网上刊登的淘某规则变更公告(2011.6.20)的相关内容,其中针对不当使用他人权利的规则解释中,淘某认为未经他人许可,在商品信息、店铺名、会员名、域名使用中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等是卖家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、会员名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利。并附图举例说明卖家发布的商品虽系正品好孩子童车,但未经权利人许可,在商品信息中使用好孩子品牌LOGO仍属于不当使用。
  原审审理中,展某公司表示其已不在淘某网继续经营,立某公司对此予以确认,放弃要求展某公司、淘某公司立即停止在淘某公司运营的淘某网站上侵害立某公司享有的商标权、广告著作权行为的诉讼请求;并放弃展某公司、淘某公司侵害其广告著作权的主张。
  原审法院认为:立某公司系第3485390号图形与文字组合注册商标、第1692156号“立某”文字注册商标注册人,享有的注册商标专用权受法律保护。依据各方的诉辩意见,本案主要争议焦点即在于展某公司在淘某网上销售立某公司商品时使用上述注册商标进行宣传,是否侵害了立某公司享有的商标专用权。
  本案中,展某公司在淘某公司运营的淘某网上开设名为汇通油漆商城的店铺,经销有多乐士、立某、华润、紫荆花等品牌油漆,并在店铺页面中为各品牌油漆进行促销宣传,其中在为立某漆进行促销宣传时,确实使用了归属于立某公司的“立某”注册商标。立某公司据此认为展某公司上述行为足以使消费者误认为展某公司与立某公司存在关联,误认为展某公司系立某公司授权许可的销售网点,侵害其商标权。
  原审法院认为,商标是商品或服务的提供者为了将自己商品或服务区别于他人提供的同种类或类似商品或服务而使用的标记,其主要作用在于区分商品或服务来源。《中华人民共和国商标法》规定,为了加强商标管理,保护商标专用权,促使生产、经营者保证商品和服务质量,维护商标信誉,以保障消费者和生产、经营者的利益,促进社会主义市场经济的发展,特制定本法。从上述法律规定可以看出,法律对商标予以保护主要目的旨在确保消费者能够根据商标的识别功能选择商品或服务,防止消费者对商品或服务来源产生混淆,以维护商标权人的商誉。本案中,原审法院关注的是展某公司在销售立某公司商品使用立某公司注册商标时,是否超出合理使用的范围、是否符合商业惯例。
  首先,展某公司在其网络店铺中销售多种品牌油漆,对部分品牌的油漆进行了促销宣传,其在促销宣传中使用立某公司注册商标的目的在于告知消费者,所宣传商品指向的具体品牌,促使消费者了解欲购买油漆品牌的特点,以区别于其经营的其他油漆品牌,展某公司使用立某公司注册商标属于向消费者说明其销售商品来源的表述性使用;其次,展某公司使用立某公司注册商标促销宣传时并没有宣传其自身,不足以导致一般社会公众误认展某公司与立某公司存在关联关系;再次,立某公司认为淘某公司公布的淘某规则变更公告(2011.6.20),属于淘某公司自认的涉诉行为侵害了立某公司享有的商标权,原审法院认为,淘某公司发布的规则系其对某些行为的主观认知,而对于具体的涉诉行为是否侵权,应由法院根据法律规定、案件实际情况作出判断,不受上述规则之约束;另上述规则约束的对象是淘某公司与进驻淘某网进行销售的商户,并不必然对第三方发生法律效力,并且展某公司作为规则的相对方明确表示不接受上述规则约束;故展某公司在销售立某公司商品时,促销宣传中使用涉案注册商标的方式合理,符合一般商业惯例。若限制展某公司等销售商合理使用所销售商品的注册商标,则会不当地限制销售商宣传自己经销商品的方法,直接损害了商品在市场自由流转这一市场经济赖以存在的基本原则,故立某公司要求展某公司承担侵害立某公司商标专用权赔偿责任的诉讼请求不予支持。鉴于展某公司未构成侵权,故立某公司要求淘某公司承担共同侵权赔偿责任的诉讼请求亦不予支持。
  原审审理中,立某公司确认展某公司已不在淘某网继续经营,放弃要求展某公司、淘某公司立即停止侵权行为的诉讼请求,并放弃展某公司、淘某公司侵害其广告著作权的主张。原审法院认为立某公司放弃上述诉讼请求,系处分自己的诉讼权利,与法不悖,予以准许。
  据此,原审法院根照《中华人民共和国商标法》第一条、《中华人民共和国商标法实施条例》第三条之规定,判决驳回立某公司的诉讼请求。
  判决后,立某公司不服,向本院提起上诉,请求撤销原审判决,支持上诉人的一审诉讼请求,即:两被上诉人赔偿上诉人经济损失及合理费用共计20万元;两被上诉人在被上诉人淘某公司运营的淘某网站显著位置刊登声明、赔礼道歉、消除影响。
  上诉人立某公司的上诉理由是:一、原审判决认定事实错误。1、被上诉人展某公司无证据证明其销售的立某产品来源合法,故展某公司在其他商品上擅自使用立某商标构成商标侵权。2、被上诉人展某公司在其淘某网页上使用立某商标、代理品牌、立某网络旗舰店等图标,故意暗示公众其为立某品牌代理人及其开设的网点为立某旗舰店,与上诉人存在紧密商业关系,足以造成消费者误认,不属于商标合理使用。3、涉案立某商标系驰名商标,被上诉人展某公司未经授权、未支付对价而擅自使用,影响了上诉人对驰名商标的监管,损害了驰名商标所包含的质量保障和信誉价值。4、淘某网作为电子商务平台经营者,未履行事前审查和事后补救义务,应与展某公司承担连带责任。二、原审判决适用法律错误。1、原审法院将是否符合商业惯例作为认定侵权行为的标准,又在判决结果中将符合商业惯例作为判决被上诉人未构成侵权的主要依据,与法有悖。2、被上诉人展某公司应构成商标法第五十二条第(五)项规定的商标侵权行为,原审法院舍弃明确的法律规则,错误援引商标法立法目的作为判案依据。
  被上诉人展某公司答辩称:展某公司销售的是具有合法来源的立某产品,虽在店铺网页中使用了上诉人产品的商标和图片,但这些使用仅是为了告诉消费者其销售的是立某公司的产品,以及区分不同的品牌产品,不存在消费者混淆。
  被上诉人淘某公司答辩称:1、作为淘某卖家的展某公司在淘某网上使用立某公司商标,是为了如实反映所销售商品的提供者,而其销售的恰恰是立某公司生产的产品,该商标使用符合商标的功能,不构成对上诉人的商标侵权。2、即使展某公司构成侵权,淘某公司作为网络服务提供商也不存在主观过错,不构成侵权。据此,请求驳回上诉,维持原判。
  二审审理中,上诉人向本院提供了两份证据:
  1、第1692156号商标核准续展注册证明一份,证明上诉人自2012年1月7日至2022年1月6日对立某文字商标享有专用权;
  2、淘某网网页打印件一份,证明被上诉人展某公司未尽合法手续擅自在其网店上显示立某网络旗舰店字样,被上诉人淘某公司收到上诉人商标侵权投诉后未尽到事后注意义务。
  被上诉人展某公司认为,证据1、2与本案缺乏关联性。被上诉人淘某公司认为,证据1形成于一审庭审之后,系新证据,对于真实性予以认可;证据2在一审期间即已存在,不属于二审新证据。
  被上诉人淘某公司向本院提供了两份证据:
  1、南京市中级人民法院关于立某案的民事判决书一份,证明淘某卖家在店铺中使用立某字样不构成侵权;
  2、南京市江宁区人民法院关于立某案的民事判决书一份,证明即使淘某卖家在店铺中使用立某商标构成侵权,淘某网也不构成侵权。
  上诉人立某公司认为,对两份证据的真实性无异议,但因案件事实不同,与本案没有关联性;被上诉人展某公司对两份证据真实性无异议。
  根据各方当事人的举证和质证意见,本院认为,对于上诉人提交的两份证据,证据1形成于一审庭审结束之后,系对原审法院认定证据的补强,本院予以采纳;证据2不属于新证据,且与本案侵权判定不具有关联性,本院不予采纳。对于被上诉人淘某公司提交的两份证据,鉴于两份判决均系未生效判决,且与本案缺乏关联性,本院不予采纳。
  本院经审理查明,原审法院认定事实基本无误,本院予以确认。
  另查明:在被上诉人展某公司的淘某商城店铺“汇通油漆商城”中,首页的中上方是一个图片框,滚动显示三幅不同图片,其中第一幅系多乐士漆广告,第二幅系立某漆广告(该广告上部显示“NipponPaint立某漆”,下方是立某涂料的介绍)。点击首页菜单栏中的“代理品牌”链接,页面自上而下分列几个图片框,分别系立某漆、多乐士、德国汉高、来威漆、华润漆、森戈品牌的广告,其中立某漆图片框中滚动显示该品牌的四幅广告图片:第一张图片系对一个网页的截图,上方显示“ECOLOR首页美丽家居工业与工程我的立某网上商城”,中部是一个图片框,其中显示“2010为爱上色”,该图片框下方左侧系立某新闻信息,右侧显示有“立某网络旗舰店马上登陆”、“漆量计算器”、“为爱上色电子书”等;第三张图片、第四张图片均系立某漆的产品介绍,其中第三张图片左上方突出显示了“装饰新家,刷新幸福”,第4张图片左上方突出显示“小编120分推荐净味性价王”。
  本院认为:上诉人立某公司系第3485390号、第1692156号注册商标权人,依法享有注册商标专用权,他人未经许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的,均构成对立某公司商标专用权的侵害。但是,如果被控侵权行为人使用立某商标仅为指示其所销售商品的信息,未造成相关公众混淆,亦未造成商标利益损害的,则不应被认定为商标侵权行为。
  本案中,被上诉人展某公司在其淘某网络店铺中销售立某公司产品时使用了多幅与立某相关的图片,其中涉及涉案两个立某商标。从商标使用方式来看,商标系图片组成部分,图片主体内容系对立某产品的介绍。此外,涉案网站上亦同时存在多乐士、德国汉高、华润漆等其他品牌油漆的宣传图片。而从网站的页面设置来看,首页的主体位置均系各品牌油漆商品的图片、名称、价格、销售量等信息。结合图片使用方式以及网页布局,相关公众通常会认为该商标传达的是在售商品的广告,即指示其所销售商品的品牌信息,而不是传达经营者的商号、商标或经营风格。再从被控侵权使用行为是否会使相关公众对服务来源产生混淆和误认角度来分析,该种商标指示性使用,商标直接指向的是商标注册人的商品,并非指向被上诉人展某公司,即立某商标与立某商品的对应性并没有受到影响,相关公众也不会认为在售立某产品来源于被上诉人展某公司。在此情况下,不存在消费者对于商品来源认知的混淆,也不涉及商标显著性或知名度的降低,故也不存在其他商标利益的损害。综上所述,被上诉人展某公司为指示其所销售商品的信息而使用上诉人立某公司的注册商标,未造成相关公众的混淆,也不存在其他商标利益的损害,故上诉人指控被上诉人展某公司构成商标侵权的主张不能成立。而被上诉人淘某公司作为网络服务提供者,在被上诉人展某公司不构成商标侵权的前提下,也不应被认为构成商标侵权。
  上诉人认为被上诉人展某公司无证据证明其销售的立某产品来源合法,故展某公司在其他商品上擅自使用立某商标构成商标侵权。本院认为,当事人对其主张的事实应提供证据予以佐证,然本案中上诉人并未提供证据证明被上诉人展某公司销售的立某产品系假冒其注册商标的商品,而其认为应由被上诉人展某公司证明其网上销售的立某产品具有合法来源的观点,本院亦不予认同,故对于上诉人的该项上诉理由,本院不予采信。
  上诉人认为被上诉人展某公司在其淘某网页上使用立某商标、“代理品牌”、“立某网络旗舰店”等图标,足以造成消费者的误认,不属于商标合理使用。本院认为,经庭审查证,“立某网络旗舰店”系一个网页截图中的一部分文字表述,并非可单独点击的模块,且该截图与其他图片一并在“代理品牌”界面滚动显示,不足以构成整个页面中的突出显示部分,也不属于淘某网所定义的网络旗舰店。虽然被上诉人展某公司在其网络店铺首页菜单栏中设置“代理品牌”链接,并在代理品牌界面设置众多品牌广告图片的行为确有不妥,但是该种行为并不属于商标法调整的范畴,上诉人以此主张被上诉人侵犯其商标权缺乏法律依据,本院不予支持。
  上诉人认为被上诉人展某公司未经授权、未支付对价而擅自使用立某商标,损害了立某作为驰名商标所包含的质量保障和信誉价值。本院认为,商标的质量保障功能实质上是商业来源意义上的保障功能,保证与特定商标关联的商品具有一定的质量水平。本案中,被上诉人展某公司销售的是立某公司的产品,不存在商品质量的降低,且在商标使用过程中,也不存在对商标的贬损,故上诉人的该项上诉理由,本院不予支持。
  上诉人认为原审判决适用法律错误,本院认为,原审法院以是否符合商业惯例作为认定侵权行为的标准,并援引《商标法》第一条作为裁判依据虽有不妥,但并未影响到本案实体和程序的裁判。而上诉人认为被上诉人构成《商标法》第五十二条第(五)项规定的商标侵权行为亦缺乏依据,本院不予支持。
  综上所述,原审判决认定事实基本清楚,审判程序合法,应予维持。上诉人的上诉请求及其理由缺乏依据,应予驳回。据此,依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第(一)项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:
  驳回上诉,维持原判。
  二审案件受理费人民币4,300元,由上诉人立某涂料(中国)有限公司负担。
  本判决为终审判决。
  二O一二年五月二十四日   

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